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Das OLG Düsseldorf hat entschieden, dass ein Markeninhaber nur dann Schadensersatz verlangen kann, wenn er die verletzte Marke auch selbst kommerziell verwertet (Urteil vom 19. November 2020, Az. I-20 U 152/16). Zwar können Unterlassungs- und Beseitigungsansprüche drohen, einen unmittelbaren finanzieller Ersatz eines (möglichen) Schadens hat das Gericht aber nicht zugesprochen.
Hintergrund des Verfahrens
In dem Verfahren ging es um die Verwendung des „ÖKO-TEST“-Siegels. Die Klägerin ist die Herausgeberin des bundesweit erscheinenden ÖKO-TEST-Magazins, in welchem insbesondere Waren- und Dienstleistungstests veröffentlicht werden. Die Klägerin ist zudem Inhaberin verschiedener Bildmarken, unter anderem der folgenden, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum eingetragenen (Registernr. 010745529):
Laut den vom Gericht festgestellten Angaben gestattet die Klägerin den Herstellern getesteter Produkte, Werbung mit dem ÖKO-TEST-Label zu betreiben. Voraussetzung dafür ist der Abschluss eines unentgeltlichen Lizenzvertrages, der Einzelheiten zur Nutzungsberechtigung vorsieht. Nach Abschluss erhalten die Hersteller erhalten dann eine Datei mit der aktuellen Wort-/Bildmarke, in welche die Hersteller das getestete Produkt sowie das Testergebnis und dessen Fundstelle einfügen.
Die Beklagte in diesem Verfahren ist eine Herstellerin von Zahncremes. Der Warentest einer bestimmten Zahncreme wurde im Jahrbuch Kosmetik 2005 veröffentlicht, die Bewertung lautete „sehr gut“. Für die Bewerbung dieses Produktes schloss die Beklagte mit der Klägerin im Jahr 2005 einen Lizenzvertrag zur Nutzung des damals aktuellen ÖKO-TEST-Labels.
Im Jahr 2014 entdeckte die Klägerin die Werbung einer Zahnpasta der Beklagten, wobei diese Zahnpasta nach Auffassung der Klägerin von derjenigen abwich, für welche der Lizenzvertrag geschlossen wurde. Aufgrund der Abweichung hielt die Klägerin die Beklagte für nicht berechtigt, das ÖKO-TEST-Label zu verwenden und forderte die Beklagte mit Anwaltsschreiben zur Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung auf. Die Beklagte hat eine solche Unterlassungserklärung nicht abgegeben, die Klägerin daraufhin gerichtlich die Unterlassung gefordert (erstinstanzlich Landgericht Düsseldorf, Az. 2a O 197/15).
Entscheidung des OLG Düsseldorf
Das OLG Düsseldorf billigte der Klägerin einen Anspruch auf Unterlassung sowie in begrenztem Umfang auf Auskunft zu. Weitergehende Ansprüche lehnte das Gericht ab. Insbesondere lehnte das OLG Düsseldorf auch einen Anspruch auf Schadensersatz ab. Ein materieller Schaden sei der Klägerin nicht entstanden, weil sie ihre Marke unentgeltlich lizensiert. Mangels Schadensersatzanspruchs hat auch die Auskunftsklage keinen Erfolg, soweit sie sich ausschließlich auf die Bezifferung eines etwaigen Schadensersatzanspruchs beziehe.
Im Einzelnen:
Unterlassungsanspruch wegen bekannter Marke
Hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs ging das OLG Düsseldorf davon aus, dass es sich bei dem genannten ÖKO-TEST-Label um eine bekannte Marke im Sinne des Art. 9 Abs. 2 lit. c) der Unionsmarkenverordnung handelt. Aus diesem Grund können die Rechte der Klägerin auch dadurch verletzt sein, dass das Label hier gerade als Testsiegel verwendet wurde und nicht als klassische Marke.
Kein Schadensersatz
Einen Anspruch auf Schadensersatz billigte das Gericht der Klägerin hingegen nicht zu. Es fehle an einem materiellen Schaden der Klägerin. Grundsätzlich gibt es für die Berechnung des Schadens bei Verletzungen geistigen Eigentums drei Berechnungsmöglichkeiten:
Notwendig für jede Schadens-Berechnung ist, so das Gericht, allerdings ein Schaden. Voraussetzung ist eine Vermögenseinbuße beim Verletzten. Diese sei im vorliegenden Fall nicht gegeben. Die Klägerin habe für alle denkbaren Nutzungen eine unentgeltliche Lizenzierung angeboten und damit in der Sache auf eine geldliche Verwertung ihres Rechts vollständig verzichtet. Die Lizenzierungspraxis der hiesigen Klägerin unterscheidet sich daher vom Regelfall, dass Markeninhaber von Nutzern eine Gegenleistung etwa in Form einer Lizenzgebühr einfordern.
Unabhängig von der Berechnungsmethode sei der Klägerin damit kein Schaden entstanden, so das Gericht. Dies gelte auch nach der häufig verwendeten Methode der Lizenzanalogie: Die Lizenzanalogie geht davon aus, welche Lizenzgebühr redliche Parteien für die Nutzung vereinbart hätten. Verzichtet allerdings, wie im vorliegenden Fall, der Verletzte auf jegliche kommerzielle Nutzung seines Ausschließlichkeitsrechts, könne der objektive Wert der Nutzung nur mit „Null“ angesetzt werden.
Auch eine Berechnung über die Herausgabe des Verletzergewinns hat das Gericht ausgeschlossen. Zwar dürfte sich, wie im Verfahren zwischen den Beteiligten erörtert, ein Gewinn ermitteln lassen, den die Beklagte gerade durch die Nutzung des ÖKO-TEST-Labels erzielt hat. Aber auch diese Berechnungsmethode geht davon aus, dass der Verletzte einen Gewinn realisiert hätte, wenn der Verletzer die Verletzung nicht vorgenommen habe. Da aber die Klägerin auf die kommerzielle Verwertung verzichtet hat, kann ihr auch nach dieser Berechnungsmethode kein Schaden entstanden sein.
Kein Auskunftsanspruch bzgl. Schaden
Soweit die Klägerin Auskunft zur Schadensberechnung verlangt hatte, kann sie Aufstellungen von Umsatz und Gewinn nicht beanspruchen. Diese Aufstellungen wären unverhältnismäßig, weil der Klägerin kein Schadensersatzanspruch zusteht.
Revision zugelassen
Ob das letzte Wort in dieser Angelegenheit gesprochen wurde, ist offen. Das OLG Düsseldorf hat die Revision zum Bundesgerichtshof (dort ist das Verfahren nun unter dem Az. I ZR 201/20 anhängig) zugelassen – dies auch vor dem Hintergrund, dass eine solche Lizenzierungspraxis in Markensachen eher eine Ausnahme darstelle, sie aber im Bereich des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte weit verbreitet sei.
Einordnung
Auf den ersten Blick scheint es zunächst nachvollziehbar zu sagen: „Wo kein Schaden entstanden ist, muss auch kein Ersatz geleistet werden“. Legt man den vom OLG Düsseldorf angesetzten Maßstab aber auch bei anderen IP-Rechten zugrunde, können insbesondere Inhaber von Urheberrechten, die ihre Werke unentgeltlich zur Verfügung stellen, keinen finanziellen Ausgleich für Verletzungen verlangen. Zugespitzt bedeutet dies, dass das Risiko einer unberechtigten Nutzung in derartigen Fällen „nur“ das Risiko einer Abmahnung bedeutet (und hierfür ggf. entsprechenden Aufwendungsersatz). Weitergehende Kosten wären nicht zu befürchten. Wie der BGH diese Frage entscheidet, ist daher spannend und kann weitreichende Folgen für die Inhaber jeglicher geistiger Schutzrechte haben.
Kurz vor Ablauf der vereinbarten Brexit-Übergangsfrist Ende Dezember 2020 haben die Europäische Union (EU) und Großbritannien (UK) doch noch zueinander gefunden und den Entwurf eines Handels- und Kooperationsabkommens beschlossen. Der im Deutschen 1390 Seiten starke Vertrag (abrufbar hier) muss noch ratifiziert werden, ist jedoch bereits vorläufig bis zum 28. Februar 2021 anwendbar und hat das Schreckens-Zenario eines harten Brexit gerade noch abgewendet.
Auch im Hinblick auf den Datenschutz enthält das Abkommen eine kurze, wenn auch wichtige Regelung, deren Inhalt und Bedeutung im Folgenden kurz vorgestellt werden soll.
Voraussetzungen für den internationalen Datentransfer
Zum besseren Verständnis der Regelungen im Abkommen möchten wir kurz in die Voraussetzungen des internationalen Datentransfers einführen:
Für das europäische Datenschutzrecht spielt es eine bedeutende Rolle, wo ein Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeitet. Innerhalb der EU geht die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) davon aus, dass in jedem Mitgliedsstaat ein angemessenes Datenschutzniveau herrscht und Daten beliebig zwischen den Mitgliedsstaaten übermittelt werden können.
Sobald Daten jedoch von einem Verantwortlichen in der EU in einen Nicht-EU-Staat (sog. Drittstaat) übermittelt werden sollen, stellt die DSGVO besondere Anforderungen: Nach Art. 44 DSGVO muss in diesem Fall eine Rechtsgrundlage für den Datentransfer bestehen. In Frage kommen dabei in erster Linie:
Im Falle eines harten Brexit hätten europäische Verantwortliche wohl oder übel hauptsächlich auf SCC zurückgreifen müssen. Dies wäre aufgrund der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in Sachen „Schrems II“ aus Mitte 2020 (Rs. C 311/18) jedoch alles andere als einfach geworden. Der EuGH hat mit seiner Entscheidung nämlich hohe Hürden für den Einsatz der SCC formuliert, die vom Europäischen Datenschutzausschuss im November 2020 konkretisiert wurden.
Datenschutzrechtliche Regelungen des neuen Abkommens
In Abschnitt 7 des Abkommens unter „Artikel FINPROV.10A: Übergangsbestimmung für die Übermittlung personenbezogener Daten an das Vereinigte Königreich“ finden sich die datenschutzrechtlichen Regelungen, die europäische Verantwortliche zunächst einmal froh stimmen dürften.
Für die Dauer von vier Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens gilt UK nicht als Drittland, so dass Daten aus Europa erst einmal weiterhin ohne besondere Vorkehrungen übertragen werden können. Der Zeitraum verlängert sich um weitere zwei Monate, sofern keine der Vertragsparteien widerspricht. Effektiv wurde damit also eine Übergangsfrist von sechs Monaten geschaffen, in der Großbritannien so behandelt wird, als gehörten sie weiter zur EU. Während dieser Zeit will die EU-Kommission, wie in der am 26. Dezember 2020 veröffentlichen gemeinsamen Erklärungen von EU und UK, einen Angemessenheitsbeschluss prüfen.
Rechtmäßigkeit der Regelung und Reaktion der DSK
Bereits kurz nach der Veröffentlichung des Abkommens gab es die ersten Stimmen, die die Rechtmäßigkeit der datenschutzrechtlichen Regelung anzweifelten. Teilweise wurde dabei vorgebracht, die DSGVO kenne in ihrem fünften Kapitel kein System, nach dem die EU-Kommission schlicht beschließen könne, Nicht-EU-Staaten seien nicht als Drittstaaten zu behandeln. Andere verwiesen dagegen auf den völkerrechtlichen Charakter des Abkommens.
Diese Überlegungen dürfen von Unternehmensverantwortlichen als dogmatische Diskussionen ohne praktische Relevanz betrachtet werden, denn die Konferenz der deutschen Datenschutzaufsichtsbehörden (DSK) hat als Reaktion auf das Abkommen in ihrer Pressemitteilung vom 28. Dezember 2020 festgestellt, dass ein Datentransfer nach Großbritannien auf Basis des Abkommens vorerst weiter möglich ist. Von den Aufsichtsbehörden haben die Verantwortlichen also nichts zu befürchten, wenn sie dem Abkommen entsprechend verfahren.
Ausblick und Praxishinweis
Unternehmensverantwortliche stellen sich nun die Frage, wie es nach dem Ende der sechsmonatigen Übergangsfrist weitergeht. Es gibt zwei denkbare Szenarien:
Wir gehen derzeit davon aus, dass die Verabschiedung eines Angemessenheitsbeschlusses eher wahrscheinlich ist. Hierfür sprechen vor allem politische und wirtschaftliche Gründe. Der Effekt eines umfangreichen und differenzierten Handelsabkommens, das den wirtschaftlichen Austausch zwischen den beiden eng verflochtenen Handelszonen sicherstellen soll, würde untergraben, wenn die Unternehmen in Punkto Datentransfer keine echte Rechtssicherheit hätten. Hieran ändert vermutlich auch wenig, dass zahlreiche Datenschützer sich entschieden dagegen aussprechen, dass UK als datenschutzrechtlich sicheres Drittland eingestuft wird.
Sollte das Szenario 2 eintreten (wofür u.a. die Zugriffsrechte amerikanischer Geheimdienste im Rahmen des Cloud-Act sprechen könnten), stellt sich die Frage, ob und wenn ja wie man sich auf diesen Fall nun vorbereiten kann und sollte. Folgende Maßnahmen sollten erwogen werden:
Alles in allem bedeutet das Abkommen für die Verantwortlichen sechs Monate Ruhe und die Hoffnung, dass im Anschluss an die Übergangsphase ein Angemessenheitsbeschluss für Großbritannien stehen wird. Geht es nach den Unternehmen, muss eine Situation wie sie derzeit im Hinblick auf die USA besteht, um jeden Preis verhindert werden. Schließlich ist Großbritannien für europäische Unternehmen auch digital ein wichtiger Partner.
Wirkungen des Brexit-Abkommens
Eine Unionsmarke bzw. ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster (zusammengefasst „Schutzrecht“) bietet Schutz in sämtlichen Mitgliedsstaaten der EU. Nach Vollzug des Brexits gilt das Vereinigte Königreich als „Drittland“ außerhalb der EU, sodass eine Unionsmarke bzw. ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster dort keinen direkten Schutz mehr bieten.
Das Brexit-Abkommen hat auf die bereits zuvor bestandene Rechtslage zum Schutz der Marken- und Designrechte keine größeren Auswirkungen. Zwar sieht das Abkommen in u.a. 57 Artikeln zum Geistigen Eigentum verschiedene Regelungen vor, kurzfristige Änderungen in Bezug auf die Anmeldung, Registrierung und Durchsetzung von Marken- und Designrechten sind dort nicht enthalten.
Was bedeutet das für Sie bzw. Ihr Schutzrecht?
Relevanz hat der Brexit bspw. auch auf
soweit diese sich auf das Vereinigte Königreich erstrecken (sollen).
Was sollten Sie jetzt im Hinblick auf Ihre Markenrechte und Designs tun?
Bei noch nicht abschließend eingetragenen Anmeldungen sowie gänzlich neuen Anmeldungen von Unionsmarken und Gemeinschaftsgeschmacksmustern sollten Schutzrechtsinhaber überlegen, ob Sie den Schutz Ihrer Rechte auf Großbritannien erweitern möchten.
In vielen Fällen bedarf es zukünftig eines Ansprechpartners mit Sitz in Großbritannien, über den die Korrespondenz des Amtes geführt wird. LUTZ | ABEL arbeitet insoweit mit ausgewählten britischen Kanzleien zusammen.
Sofern Lizenz- und Abgrenzungsvereinbarungen auch im Vereinigten Königreich gelten sollen, ist bei diesen zu prüfen, ob ggf. eine Ergänzungsvereinbarung erforderlich ist.
